Julian Castiblanco Tecnología

Instrucciones para Registrar una Marca

El registro de marca otorga a una persona jurídica o natural el derecho exclusivo sobre ella, ofreciendo muchos beneficios para quien logre su protección, tales como, terceros no pueden
comercializar productos o servicios idénticos a los del propietario de la marca registrada con marcas similares; se pueden generar más ingresos licenciando el uso de la marca registrada a terceros; el derecho exclusivo sobre la marca se obtiene por un término de 10 años que se pueden prorrogar sucesivamente; tener una marca registrada logra que los consumidores identifiquen los productos o servicios que se identifican con facilidad; demuestra formalidad, garantizando calidad y confianza a los clientes; los competidores desleales no podrán utilizar signos distintivos similares porque se podría iniciar proceso jurídico en su contra y la marca puede llegar a ser el activo más valioso que pueda tener tanto una sociedad como una persona comerciante.

Los trámites de registro de una marca en Colombia, se llevan a cabo ante la Oficina de Signos Distintivos, se puede hacer de forma presencial radicando los documentos o virtualmente, para ello es necesario ¿Qué es una marca? Y ¿Qué se puede registrar como marca?

“La marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. Se puede registra como marca aquellos signos que sean perceptibles por los sentidos, como las palabras, las imágenes, las formas de los productos y hasta los sonidos. Igualmente, la combinación de letras o números o colores con alguna de las formas anteriores” (Superintendencia De Industria y Comercio )

Antes de llevar a cabo el registro de una marca es recomendable realizar un estudio de viabilidad para que se tengan probabilidad alta de éxito del registro, en el estudio se deberá verificar que la marca no esté dentro de las causales absolutas o relativas de irregistrabilidad, ya que de ser el caso la SIC negará el registro de la misma. Así como también, verificar que la marca que se pretenda registrar ya no haya sido registrada de manera idéntica o similar, recomendamos que este estudio sea realizado por un Abogado. 

A continuación, se mencionan los pasos recomendables a seguir para llevar a cabo el registro de la marca de manera virtual, ya que es más económico:

1. Crear un usuario en la plataforma SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como persona natural o jurídica, dependiendo de quién será el propietario de la marca.

2. Definir el tipo de marca que se va a registrar: Nominativas, Figurativa o Mixta (Usuales)
– Nominativas: Identifican un producto o servicio a través de letras, dígitos, núme ros, palabras, frases o combinaciones de ellos. Deben ser legibles y pronunciables.
– Figurativas: Conformadas por una figura o un signo visual “logotipo”. No es impronunciable.
– Mixta: Conformada por los dos elementos anteriormente descritos.

3. Solicitud de antecedente marcario (comentado anteriormente), a través de la plataforma SIPI podrá diligenciar el formulario para esta solicitud, como resultados se obtendrán las marcas registradas que son similares o idénticas a la que se pretende registrar. Se deberá cancelar un valor por este servicio a la SIC.

4. Clasificar la marca de acuerdo a la clasificación NIZA que se encuentre vigente al momento de registro, es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas.

5. Realizar un estudio minucioso de la marca si no hay una idéntica o similar ya registrada, para lo cual se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los artículos 134 y 135 de la Decisión Andina 486

6. Una vez el estudio arroje un resultado favorable para el registro de la marca, el siguiente paso es solicitar su registro a través de la misma plataforma SIPI, diligenciando el formulario, adjuntando la imagen de la marca en formato JPG 8CM X 8 CM, colocando la clasificación Niza y de tratarse de una marca figurativa o mixta también se debe diligenciar su clasificación Viena, es una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas.

7. Se deberá pagar la tasa oficial que exige la SIC para solicitud de marca, se tienen descuentos cuando se tratan de pequeñas y medianas empresas, de igual forma se puede verificar en el siguiente enlace: http://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos

8. Una vez recibida la solicitud la SIC hará un examen de forma de la solicitud, verifica que los formatos estén bien diligenciados, si se actúa por medio de apoderado, el poder se encuentre adjunto, etc. De encontrar alguna inconsistencia es posible que realice una observación para aclarar o corregir. Los plazos que otorga la SIC para realizar correcciones u observaciones durante el trámite siempre será de 60 días calendario, sin embargo, una vez subsanada la situación por parte del interesado, se puede renunciar al término adicional que exista en su momento.

9. Pasado el examen de forma, la SIC a través de la delegatura de signos distintivos publicará la marca que se pretende registrar en la Gaceta Oficial, esto con el fin de que terceros se den por enterado de la marca que se encuentra en trámite de registro y de considerar que vulnera sus derechos presentar oposición al registro. La marca permanecerá en la Gaceta Oficial por 30 días.

10. De presentarse oposición, se notificará a la persona que pretende registrar la marca para que presente memorial de defensa, no solo con fundamentos facticos o de hechos si no jurídicos, es por ello que el acompañamiento de un abogado con experiencia en registro de marcas es importante para defender el registro.

11. Aun cuando no se presenten oposiciones la SIC hará un examen de registro de la marca, en el cual verificará que la misma no vulnere derechos de un tercero y en caso de confirmar que los vulnera o que la marca no cumple con requisitos de registrabilidad, negará la solicitud de registro y contra dicha resolución procede un recurso de apelación; el mismo recurso procede en caso de que la SIC niegue el registro con base a una oposición presentada por un tercero.

12. En la apelación se debe sustentar el recurso, exponiendo las razones por las cuales la marca sí cumple con requisitos de registrabilidad y por qué se debe conceder el registro de la misma con base en la decisión de la comunidad andina, jurisprudencia como precedente o casos presentados ante la SIC.

13. Es posible que durante el trámite la SIC o las partes en disputa desean llevar a cabo una audiencia para dar la oportunidad a la persona que pretende registrar la marca de ser escuchado e incluso llegar a conciliar algunas modificaciones de su marca para que pueda ser registrada.

14. Después de la apelación si persiste la SIC en la negación de la marca, se podría acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para continuar el proceso de registro de la marca.

15. De no presentarse inconvenientes en el trámite de registro, la SIC concederá el mismo, expedirá resolución que concede el registro de la misma, pero es posible que contra ella terceros presenten recursos, por tanto, se sugiere estar al pendiente de todo.

16. Finalmente, la SIC entregará el certificado de la marca registrada, todos los documentos son enviados vía e-mail y a través de la plataforma SIPI.

17. El último paso será renovar el registro de la marca, solicitud que se debe realizar 6 meses antes de cumplirse los 10 años o 6 meses después (tiempo de gracia).
Se reitera la importancia de la asesoría o representación de un abogado con experiencia en Propiedad Industrial, ya que solicitar el registro de marca no solo se trata de diligenciar formularios o entregar documentación, también debe realizarse un estudio de viabilidad, donde el abogado conforme a la normatividad vigente, analiza que el signo a registrar no esté inmerso en causales de irregistrabilidad, lo que otorga un juicio de valor respecto a las probabilidades de éxito para el registro de la marca, así como brindar recomendaciones para hacer que el signo tenga la fuerza distintiva que necesita. 

Ante la SIC se han presentado casos de registro que pudieron ser exitosos, pero por errores evidentes para quienes conocen de marca no lo fueron, el asesoramiento idóneo puede evitar la negación del registro de marca, incluyendo incurrir en gastos porque el dinero pagado en tasas oficiales no tiene devolución alguna.

Escrito por: 

Fuente: 1 Maria Alejandra Guerra Rangel, Abogada egresada de la Universidad de Cartagena, Especialista en Derecho Comercial y Marítimo de la Universidad Sergio Arboleda. Líder de Asuntos Jurídicos de Agencia Abogados & Contadores SAS Y Bufete Gris, Asesora en Asuntos de Propiedad Intelectual, Industrial, Comerciales y Marítimos.

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Julián Castiblanco

CEO Ingenieros de Marketing

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